Разница между лицензионным договором и договором франчайзинга

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Разница между лицензионным договором и договором франчайзинга». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Разрешение лицензиата третьим лицам использовать объект интеллектуальной собственности оформляется в виде сублицензионного договора. К сублицензионному договору применяются все правила, которым подчиняется лицензионный договор. Однако сублицензионный договор отграничен в сроках действия и географии не только объемом прав правообладателя, но и объемом прав лицензиата.

Форма договора с правообладателем

Согласно общему правилу, договор с правообладателем должен заключаться в письменной форме. Если данное правило не соблюдается, то договор признается недействительным. Исключения составляют:

• договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании, который может быть заключен в устной форме;
• лицензионный договор присоединения, заключаемый в форме оберточной лицензии на право использования программ ЭВМ и баз данных. Его условия указываются на упаковке приобретаемой программы. Особенностью такого договора является то, что правообладатель программы или базы данных напрямую не контактирует с приобретателем лицензии, однако считается, что лицензиат дал свое согласие на соблюдение условий лицензионного договора (присоединился к лицензии) в момент, когда начал пользоваться программой или базой.

Государственная регистрация предоставления права пользования по договору в Роспатенте

предоставление прав использования объектов промышленной собственности или средств индивидуализации по лицензионным и сублицензионным договорам, подлежат обязательной государственной регистрации в Роспатенте. Так нужно ли регистрировать лицензионный договор? Да, при несоблюдении требования о госрегистрации предоставление право использования считается несостоявшимися.

Лицензионные договоры, по которым передаются права на объекты авторского права (в том числе программы ЭВМ, базы данных, литературные произведения и другое) не регистрируются в Роспатенте! Срок регистрации договора составляет 2 месяца.

Несмотря на то, что причиной отказа в регистрации договоров, согласно регламенту Роспатента, могут стать отсутствие необходимого пакета документов или допущение ошибок в их оформлении, на практике часто ведомство отказывает в регистрации по гораздо большему перечню оснований.

Стоит также иметь в виду, что в случае отказа в регистрации лицензионного договора, Роспатент не возвращает заявителю патентную пошлину!

Патентные поверенные и юристы нашего Патентного Бюро имеют многолетний опыт подготовки и сопровождения регистрации лицензионных договоров, а также многие специалисты имеют опыт работы в самом Роспатенте. Перед тем, как подать документы на регистрацию, по запросу клиента мы можем провести подробное изучение сложившейся ситуации, выявить возможные причины отказа в регистрации договора и помочь в их нейтрализации.

Мы можем гарантировать Вам максимально возможный результат реализации проекта по передаче вашей интеллектуальной собственности в рамках договора!

Сублицензионный договор

Особой разновидностью лицензионного договора является субли­цензионный договор, в соответствии с которым при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу.

При этом сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

Срок действия сублицензионного договора не может превышать срок действия лицензионного договора. Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

К сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре.

Объекты лицензионного договора

К интеллектуальной собственности, являющейся объектом лицензионного договора, относятся:

• литературные, художественные и научные труды;

• сценическая деятельность, звукозаписи, радио- и телевизионные передачи;

• товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и коммерческие обозначения;

• изобретения;

• промышленные образцы;

• географические названия;

• сорта растений и породы животных;

• микросхемы, радиосигналы, базы данных, доменные имена и др.

Кто может заключить лицензионный договор

Сторонами заключения лицензионного договора являются или юридические лица, или индивидуальные предприниматели. Физическим лицам нельзя предоставить право на товарный знак согласно ГК РФ. Возможно, законодатель это когда-нибудь изменит, но пока закон работает так.

В лицензионном договоре участвует две стороны: лицензиар и лицензиат.

Лицензиар — это правообладатель, который предоставляет право использовать свой товарный знак. Лицензиат — это лицо, которое приобретает у лицензиара право на использование товарного знака.

Как не путаться, кто лицензиар, а кто лицензиат? Да, слова отличаются всего одной буквой, поэтому часто оговариваются даже сами юристы. Нашим студентам мы объясняем так: «лицензиаТ — получаеТ» 🙂

Виды лицензионных договоров

Мы уже говорили о том, что лицензионные договоры различаются по объему предоставляемых прав на договоры исключительной лицензии и договоры неисключительной (простой) лицензии.

Договор исключительной лицензии предполагает предоставление лицензиату прав использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам, то есть лицензию может получить только конкретный лицензиат, с которым подписан данный лицензионный договор.

При заключении договора неисключительной лицензии лицензиат также получает права использование на объекты интеллектуальной собственности лицензиара, однако за последним остается право выдачи лицензий другим лицам. Если стороны в договоре не указали вид лицензии, он такой договор считается договором неисключительной лицензии.

Лицензиат также может самостоятельно, но с письменного согласия лицензиара, предоставлять права использования объектов интеллектуальной собственности, другим лицам. Данный вид договора носит название сублицензионного договора. По сублицензионному договору сублицензиар (являющийся лицензиатом по изначальному лицензионному договору с правообладателем) может предоставить права использования только в пределах и способов использования, которые были предусмотрены лицензионным договором. Например, срок и территория использования товарного знака, исключительные права на который предоставляются по сублицензионному договору, не могут отличаться от установленных в лицензионном договоре. Лицензиат несет ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата.

По лицензионномудоговору одна сторона — обладательисключительного права на РИД/СИ(лицензиар)предоставляет или обязуется предоставитьдругой стороне (лицензиату) правоиспользования такого результата илитакого средства в предусмотренныхдоговором пределах.

Лицензиатможет использовать РИД\СИ только впределах тех прав и теми способами,которые предусмотрены лицензионнымдоговором. Лицензионныйдоговор заключается в письменной форме,с указанием территории действия.(нетто РФ).

Срок не может превышать срокдействия исключительного права наРИД\СИ. Когда в лицензионном договоресрок его действия не определен, договорсчитается заключенным на пять лет.. По лицензионному договору лицензиатобязуется уплатить лицензиаруобусловленное договором вознаграждение.

Выплата вознаграждения по лицензионномудоговору может быть предусмотрена вформе фиксированных разовых илипериодических платежей, процентныхотчислений от дохода (выручки) либо виной форме. Рояллти-вознагр-е за исп-еИП в виде переодических отчислений(%).

Паушальные- вознагр-е в конкретной сумме, выплачиваемыеодноврем. Или в рассрочку. Смешанные-первонач. Платеж + %.

Лицензионныйдоговор может предусматривать:

1) предоставлениелицензиату права использования РИД\СИс сохранением за лицензиаром прававыдачи лицензий другим лицам (простая(неисключительная) лицензия);

2) предоставлениелицензиату права использования РИД\СИбез сохранения за лицензиаром прававыдачи лицензий другим лицам (исключительнаялицензия).

Лицензиар не вправесам использовать РИД\СИ в тех пределах,в которых право использования такогорезультата или такого средстваиндивидуализации предоставленолицензиату по договору на условияхисключительной лицензии, если этимдоговором не предусмотрено иное. Еслилицензионным договором не предусмотреноиное, лицензия предполагается простой(неисключительной).

Лицензиат обязанпредставлять лицензиару отчеты обиспользовании РИД\СИ. Если в лицензионномдоговоре, предусматривающем представлениеотчетов об использовании результатаинтеллектуальной деятельности илисредства индивидуализации, отсутствуютусловия о сроке и порядке их представления,лицензиат обязан представлять такиеотчеты лицензиару по его требованию.

Втечение срока действия лицензионногодоговора лицензиар обязан воздерживатьсяот каких-либо действий, способныхзатруднить осуществление лицензиатомпредоставленного ему права использованияРИД\СИ в установленных договоромпределах.

При неуплателицензиар может отказаться в одностороннемпорядке от лицензионного договора ипотребовать возмещения убытков,причиненных его расторжением.

Приписьменном согласии лицензиара лицензиатможет по договору предоставить правоиспользования результата интеллектуальнойдеятельности или средства индивидуализациидругому лицу (сублицензионный договор).

По сублицензионномудоговору сублицензиату могут бытьпредоставлены права использованиярид\си только в пределах тех прав и техспособов использования, которыепредусмотрены лицензионным договоромдля лицензиата.

Сублицензионныйдоговор, заключенный на срок, превышающийсрок действия лицензионного договора,считается заключенным на срок действиялицензионного договора.

Ответственностьперед лицензиаром за действия сублицензиатанесет лицензиат, если лицензионнымдоговором не предусмотрено иное. Ксублицензионному договору применяютсяправила о лицензионном договоре.

В случаях,предусмотренных настоящим Кодексом,суд может по требованию заинтересованноголица принять решение о предоставленииэтому лицу на указанных в решении судаусловиях права использования результатаинтеллектуальной деятельности,исключительное право на которыйпринадлежит другому лицу (принудительнаялицензия).

Комментарий к статье 1235 ГК РФ

1. Термин «лицензионный договор» вводится как родовой термин для договоров, относящихся к любым объектам, охраняемым в соответствии с разд. VII ГК РФ.

2. Определение лицензионного договора дается в абз. 1 п. 1 данной статьи. Здесь же названы стороны этого договора: лицензиар — обладатель исключительного права, который предоставляет другой стороне договора право использования охраняемого объекта, и лицензиат — сторона, которой предоставляется право использования.

И лицензиаром, и лицензиатом могут выступать как граждане, так и юридические лица.

3. Поскольку в определении договора нет указаний на обязанность лицензиата уплатить вознаграждение лицензиару, следует считать, что лицензионный договор может быть как возмездным, так и безвозмездным (см. также п. 5 комментируемой статьи).

4. В определении лицензионного договора указывается на то, что лицензиар «предоставляет» или «обязуется предоставить» лицензиату право использования. Аналогичная формулировка содержится в определении договора об отчуждении исключительного права (п. 1 ст. 1234 ГК РФ), а также в определениях лицензионных договоров, относящихся к отдельным охраняемым объектам (ст. 1286, 1367, 1489 ГК РФ и др.). Об этой формулировке см. п. 4 комментария к ст. 1234.

Фактически лицензионные договоры всегда являются консенсуальными.

5. В определении лицензионного договора не указывается на обязанность лицензиата использовать охраняемый объект. Это значит, что из самого договора такая обязанность не вытекает. Однако она может быть предусмотрена договором.

6. В абзаце 2 п. 1 рассматривается вопрос о той сфере, в какой право использования считается предоставленным по лицензионному договору.

Лицензиат вправе использовать охраняемый объект только в тех пределах и теми способами, которые предусмотрены договором.

При определении сферы действия прав, предоставленных договором, кроме того, действует презумпция, указанная во второй фразе абз. 2 п. 1: если то или иное правомочие по использованию права прямо не указано в лицензионном договоре, считается, что оно не предоставлено лицензиату.

Слово «прямо» не следует понимать буквально: предоставляемые по договору правомочия могут быть указаны и общим образом. См. также п. 5 комментария к ст. 1233 ГК РФ.

При толковании лицензионного договора применимы все нормы ст. 431 ГК РФ.

7. Пункт 2 комментируемой статьи относится к форме этого договора — договор должен быть заключен в письменной форме. Однако из этой нормы есть исключение: ГК РФ может предусмотреть для отдельных случаев «иное», например допустимость устных лицензионных договоров.

Все остальные требования, содержащиеся в п. 2, идентичны тем, которые содержатся в п. 2 ст. 1234 ГК РФ в отношении договоров об отчуждении исключительного права (см. п. 4 комментария к ст. 1234).

8. Пункт 3 посвящен территории действия лицензионного договора.

Первая фраза п. 3 содержит положение о том, что в лицензионном договоре должна быть указана территория допустимого (или, как сказано в ГК РФ,- «допускаемого») использования объекта договора.

Во второй фразе п. 3 установлены последствия неуказания в договоре этой территории: лицензиат вправе осуществлять использование охраняемого объекта «на всей территории Российской Федерации». Из выражения, примененного во второй фразе п. 3, строго говоря, должен быть сделан вывод о том, что в договоре может быть указана часть территории России, а указание на всю территорию России является максимально допустимым. Но оба этих вывода не соответствуют сложившейся практике, которую законодатель, по-видимому, не имел намерений изменить, вводя новые нормы.

Вопрос о территориальных пределах действий лицензионных договоров должен решаться применительно к отдельным категориям охраняемых объектов.

9. Некоторые объекты, получающие охрану в соответствии с разд. VII ГК РФ, охраняются при условии их государственной регистрации: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки (за некоторыми исключениями), наименования мест происхождения товаров.

Следует полагать, что именно в отношении таких охраняемых объектов в п. 6 комментируемой статьи предусматривается необходимость указания «номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право».

В лицензионных договорах, относящихся к этим объектам, максимально допустимой территорией действия является территория России, ибо, например, российский патент или российское свидетельство на товарный знак за пределами России не действует.

10. Многие иные объекты, указанные в комментируемой статье, охраняются автоматически, без государственной регистрации. Например, авторские права на произведения науки, литературы и искусства, если принять во внимание действие международных договоров Российской Федерации, практически «не знают границ», охраняются не только в России, но и подавляющем числе зарубежных стран.

Поэтому в лицензионных договорах, относящихся к таким объектам, зачастую лицензиат получает права на использование во всем мире («мировые права») или, по крайней мере, права, не ограниченные территорией России.

11. С большой осторожностью следует относиться к случаям включения в лицензионные договоры указаний о том, что они действуют только на части территории России (исключение составляют коммерческие обозначения — см. ст. 1539 ГК РФ).

В соответствии с такими договорами (а они встречаются на практике, в частности в отношении патентов на изобретения) использование охраняемого объекта на части территории России разрешается, а значит, на остальной части территории России — запрещается. Это приводит, с большой долей вероятности, к нарушению принципа свободного перемещения на всей территории России товаров, услуг и финансовых средств (п. 3 ст. 1 ГК РФ) и к ничтожности заключенной сделки.

12. Пункт 4 комментируемой статьи относится к сроку лицензионного договора.

В абзаце 1 этого пункта устанавливается, что срок лицензионного договора не может превышать срока действия исключительного права на соответствующий объект.

Эта очевидная норма имеет аналоги в ГК РФ: п. 4 ст. 187 (срок действия доверенности, выдаваемой в порядке передоверия); абз. 2 п. 2 ст. 615 (срок договора субаренды); п. 4 ст. 685 (срок договора поднайма жилого помещения).

Следует считать, что если срок лицензионного договора превышает срок действия исключительного права, то это обстоятельство не должно приводить к недействительности договора; последствие должно быть иным: такой договор должен действовать в течение срока действия исключительного права.

13. В абзаце 2 п. 4 установлено, что если лицензионный договор не содержит указаний на срок его действия, то он считается заключенным на пятилетний срок. По истечении этого срока договор следует считать автоматически прекращенным; подлежат применению нормы, предусмотренные п. 3 и 4 ст. 425 ГК РФ.

Общее правило о пятилетнем сроке действия такого договора может быть изменено ГК РФ в отношении некоторых лицензионных договоров.

14. В абзаце 3 п. 4 предусматривается, что при прекращении действия исключительного права прекращают действие и основанные на нем лицензионные договоры.

Эта норма должна применяться к случаям как досрочного, так и обычного прекращения исключительного права. Подлежат применению нормы, установленные п. 3 и 4 ст. 425.

В том случае, если исключительное право прекратило свое действие, но затем было восстановлено органом исполнительной власти (ст. 1400 ГК РФ) или судом, следует считать автоматически восстановленным и лицензионный договор, основанный на этом исключительном праве.

Если лицензионный договор относится к нескольким объектам права (например, к запатентованному изобретению и к секрету производства), то прекращение срока действия одного (или некоторых) из них влечет не прекращение действия договора, а его изменение. При этом должны учитываться нормы ст. 180 ГК РФ.

15. Нормы, содержащиеся в п. 5, касаются возмездности лицензионных договоров. Эти нормы тождественны содержащимся в п. 3 ст. 1234 нормам о возмездности договоров об отчуждении исключительных прав. К п. 5 в этой связи применим комментарий, относящийся к п. 3 ст. 1234 ГК РФ.

16. В пункте 6 установлены обязательные, необходимые условия лицензионного договора. При отсутствии этих условий договор считается ничтожным.

Другой комментарий к статье 1235 Гражданского Кодекса РФ

1. Для лицензионных договоров характерны следующие признаки:

— целью лицензионного договора является приобретение лицензиатом прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации для их использования в своей хозяйственной деятельности, а для передачи другим лицам — лишь в пределах, разрешенных лицензиаром (на основании сублицензии), при этом лицензиат должен выступать субъектом хозяйственной деятельности, в рамках которой допускается использование охраняемого объекта;

— по лицензионному договору исключительное право не отчуждается, а предоставляются отдельные правомочия на определенных условиях, в связи с чем в науке зачастую проводят аналогию лицензионного договора и договора аренды ;

———————————
См., например: Александров Е.Б. Особенности гражданско-правового регулирования договора патентной лицензии в Российской Федерации: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2005. С. 16.

— за лицензиаром сохраняется исключительное право, которое становится обремененным лицензионным договором;

— лицензиат становится как правообладателем на определенных условиях и в пределах, которые установлены договором, так и должником по отношению к лицензиару;

— лицензиат вправе предоставлять приобретенные права другим лицам только с согласия правообладателя, автоматически это право с заключением лицензионного договора не переходит;

— существенными условиями лицензионного договора являются условия о характере передаваемых прав, способах использования, вознаграждении;

— если лицензионным договором прямо не предусмотрена его безвозмездность, но при этом в нем не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, то соответствующий договор считается незаключенным. Вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В связи с этим лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства.

Вознаграждение может быть определено в виде роялти (процентных отчислений от дохода (выручки)) или паушальных платежей (фиксированных разовых или периодических платежей), а также в сочетании данных видов.

В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (п. 4 ст. 1286 ГК), а соответствующее использование произведения не осуществлялось, сумма вознаграждения определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения (п. п. 13.6, 13.7 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г.). Пункт 5.1 комментируемой статьи, вступающий в силу с 1 октября 2014 г., предусматривает запрет на безвозмездное предоставление права в отношениях между коммерческими организациями независимо от указанного в договоре вознаграждения. Данный запрет распространяется лишь на лицензию, действующую во всех странах мира в течение всего срока действия исключительного права на условиях исключительной лицензии. Представляется, что под категорию таких лицензий подпадают полные лицензии, т.е. те, права по которым предоставлены на все способы использования объекта;

— по договору исключительной лицензии лицензиат приобретает временную легальную монополию на определенных условиях и в определенных пределах в отличие от приобретателя исключительных прав по договору об отчуждении исключительного права; в этих пределах возникают абсолютные отношения между лицензиатом и другими лицами, в том числе правообладателем (ограниченная легальная монополия).

2. Пункт 3 ст. 1233 ГК РФ закрепляет в числе договоров о распоряжении исключительным правом презумпцию лицензионного договора, если только в нем прямо не указано, что соответствующее право передается приобретателю в полном объеме. Исключение составляют лишь случаи приобретения права на результат интеллектуальной деятельности, специально созданный или создаваемый для включения в сложный объект (см. комментарий к ст. 1240 ГК).

3. Для всех лицензионных договоров в комментируемой статье унифицированы положения о:

— существенных (о предмете договора, способах использования) и специальных (о сроке, территории) условиях лицензионного договора. Лицензионный договор, содержащий условие о сроке его действия, превышающем срок действия исключительного права, считается заключенным на срок, равный сроку действия исключительного права;

— презумпции неисключительного характера лицензии, если иное не предусмотрено договором;

— о том, что права, прямо не указанные в лицензионном договоре, считаются непредоставленными лицензиату;

— сохранении прав лицензиата при отчуждении исключительного права;

— отдельных правах и обязанностях лицензиара и лицензиата, их ответственности, а также о некоторых основаниях и порядке расторжения договора, в частности: об обязанности лицензиата представлять отчеты, своевременно и в полном объеме выплачивать вознаграждение, о защите прав лицензиата, обязанности лицензиара не создавать препятствий в осуществлении прав лицензиата и требовать в одностороннем порядке расторжения договора по основаниям, предусмотренным законом или договором;

— письменной форме лицензионного договора. Согласно п. 2 ст. 1232 ГК РФ в случаях, когда предметом договора являются подлежащие государственной регистрации результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, предоставление права, лицензионный договор подлежит государственной регистрации. При отсутствии государственной регистрации с 1 октября 2014 г. предоставление права считается несостоявшимся (п. 6 ст. 1232 ГК).

Исключения из общего правила о письменной форме лицензионного договора предусмотрены в абз. 1 п. 2 комментируемой статьи и п. 2 ст. 1286 ГК РФ.

Виды лицензионных договоров

Жесткой классификации лицензионных договоров не существует. Тем не менее по некоторым признакам их можно отнести к тому или иному типу. Лицензионные договоры делятся:

• по объему передаваемых прав;
• по тому, будет ли лицензия оплачиваться;
• по местонахождению участников договора;
• по добровольности передачи прав по лицензии.

Необходимо отметить, что объем прав, которые передаются по договору, договоренность о платеже, местонахождение участников договора, а также срок его действия — это, собственно, и есть условия договора, а потому обязательно должны быть в него внесены.

Непосредственно в практике существуют следующие виды лицензионных договоров:

а) по объему передаваемых прав — лицензионные договоры могут подразделяться на договоры:

• с исключительной лицензией, приобретая которую лицензиат получает полное право на использование искомого объекта — изобретения, товарного знака, селекционного достижения и т.д. В этом случае владелец интеллектуальной собственности в полном объеме предоставляет лицензиату все права пользователя без каких-либо ограничений на весь срок действия охранного документа. А лицензиар при этом лишается права заключать на аналогичных условиях договоры с третьими лицами. Однако за ним сохраняется право собственности на предмет лицензии, а также право на использование его в той части, которая не передалась лицензиату. Имея полную лицензию, лицензиат может, в свою очередь, предоставлять сублицензию;
• с неисключительной лицензией, которая дает право лицензиату пользоваться предметом лицензии непосредственно самому. Поэтому лицензиар может дальше использовать этот объект на собственном производстве или предавать на него права неограниченному числу пользователей. По такому договору лицензиат может оформить сублицензию только с разрешения лицензиара. Следует учесть, что просто указать в договоре вид лицензии (исключительная, неисключительная) недостаточно. Составляя лицензионный договор, надо четко расписать, какие права на объект интеллектуальной собственности передаются, а какие — нет;
• с открытой лицензией, по которой лицензионный договор с открытой лицензией предоставляет возможность свободно пользоваться объектом интеллектуальной собственности любому лицу. Такой договор может заключить только патентообладатель, т.е. владелец патента на изобретение или промышленный образец. Чтобы заключить договор с открытой лицензией, патентообладатель должен подать в патентное ведомство заявление. Это заявление публикуется патентным ведомством для всеобщего ознакомления. Лицо, которое хочет использовать заявленный объект, может просто заключить с патентообладателем договор о платежах. Обычно патентообладатель пользуется открытой лицензией, так как это уменьшает его издержки. Согласно п. 3 ст. 13 Патентного закона РФ в этом случае пошлина на поддержание патента в силе снижается на 50%. Снижение производится с года, следующего за годом, когда было опубликовано такое заявление патентным ведомством;

Комментарий к Ст. 1235 ГК РФ

1. Для лицензионных договоров характерны следующие признаки:

— целью лицензионного договора является приобретение лицензиатом прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации для их использования в своей хозяйственной деятельности, а для передачи другим лицам — лишь в пределах, разрешенных лицензиаром (на основании сублицензии), при этом лицензиат должен выступать субъектом хозяйственной деятельности, в рамках которой допускается использование охраняемого объекта;

— по лицензионному договору исключительное право не отчуждается, а предоставляются отдельные правомочия на определенных условиях, в связи с чем в науке зачастую проводят аналогию лицензионного договора и договора аренды ;

———————————
См., например: Александров Е.Б. Особенности гражданско-правового регулирования договора патентной лицензии в Российской Федерации: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 16.

— за лицензиаром сохраняется исключительное право, которое становится «обремененным» лицензионным договором;

— лицензиат становится правообладателем на определенных условиях и в пределах, которые установлены договором, и должником по отношению к лицензиару;

— лицензиат вправе предоставлять приобретенные права другим лицам только с согласия правообладателя, автоматически это право с заключением лицензионного договора не переходит;

— существенными условиями лицензионного договора являются условия о характере передаваемых прав, способах использования, вознаграждении;

— если лицензионным договором прямо не предусмотрена его безвозмездность, но при этом в нем не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, соответствующий договор считается незаключенным. Вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В связи с этим лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства. В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (п. 4 ст. 1286 ГК), а соответствующее использование произведения не осуществлялось, сумма вознаграждения определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения (п. 13.6, 13.7 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г.);

— по договору исключительной лицензии лицензиат приобретает временную легальную монополию на определенных условиях и в пределах в отличие от приобретателя исключительных прав по договору об отчуждении исключительного права; в этих пределах возникают абсолютные отношения между лицензиатом и другими лицами, в том числе правообладателем (ограниченная легальная монополия).

2. Пункт 3 ст. 1233 ГК РФ закрепляет в числе договоров о распоряжении исключительным правом презумпцию лицензионного договора, если только в нем прямо не указано, что соответствующее право передается приобретателю в полном объеме. Исключение составляют лишь случаи приобретения права на результат интеллектуальной деятельности, специально созданный или создаваемый для включения в сложный объект (см. комментарий к ст. 1240 ГК).

3. Для всех лицензионных договоров в комментируемой статье унифицированы следующие положения:

— существенные (о предмете договора, способах использования) и специальные условия лицензионного договора (о сроке, территории). Лицензионный договор, содержащий условие о сроке его действия, превышающем срок действия исключительного права, считается заключенным на срок, равный сроку действия исключительного права;

— презумпция неисключительного характера лицензии, если иное не предусмотрено договором;

— права, прямо не указанные в лицензионном договоре, считаются не предоставленными лицензиату;

— сохранение прав лицензиата при отчуждении исключительного права;

— отдельные права и обязанности лицензиара и лицензиата, их ответственность, а также некоторые основания и порядок расторжения договора, в частности обязанность лицензиата представлять отчеты, своевременно и в полном объеме выплачивать вознаграждение, защита прав лицензиата, обязанность лицензиара не создавать препятствий в осуществлении прав лицензиата и требовать в одностороннем порядке расторжения договора по основаниям, предусмотренным законом или договором;

— письменная форма лицензионного договора. Согласно п. 2 ст. 1232 ГК РФ в случаях, когда предметом договора являются подлежащие государственной регистрации результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, лицензионный договор подлежит государственной регистрации. Исключения из общего правила о письменной форме лицензионного договора предусмотрены в абз. 1 п. 2 комментируемой статьи и п. 2 ст. 1286 ГК РФ.

Комментарии к статье 1235 ГК РФ, судебная практика применения

В п.п. 39, 40, 103 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» содержатся следующие разъяснения:

Срок действия исключительного права и условия о сроке действия лицензионного договора

Поскольку срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (абзац первый пункта 4 статьи 1235 ГК РФ), договор, содержащий условие о сроке его действия, превышающем срок действия исключительного права, считается заключенным на срок, равный сроку действия исключительного права.

Если срок действия исключительного права продлевается в установленном законом порядке после заключения лицензионного договора, то срок действия такого договора определяется исходя из его условий и нового срока действия исключительного права.

Условия лицензионного договора о вознаграждении

Если лицензионным договором прямо не предусмотрена его безвозмездность, но при этом в нем не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, такой договор в силу абзаца второго пункта 5 статьи 1235 ГК РФ считается незаключенным. При этом сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по такому лицензионному договору либо иным образом подтвердившая его действие, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1, пункт 3 статьи 432 ГК РФ).

Уплата вознаграждения по лицензионноиу договору при неиспользовании лицензиаром результата интеллектуальной деятельности

По смыслу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В связи с этим лицензиару не может быть отказано в удовлетворении требования о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства.

Последствия согласования платы в твердой сумме и в форме процентных отчислений от дохода

Если сторонами согласована плата за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в твердой сумме, а также дополнительно согласован размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (абзац третий пункта 5 статьи 1235 ГК РФ), при неиспользовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицензиатом уплате подлежит только сумма, согласованная в твердом размере. При этом лицензиар не лишен права потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, и расторгнуть договор.

В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения только в форме процентных отчислений от дохода (выручки), а использование результата интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации не осуществлялось, лицензиар вправе потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а также расторгнуть договор. Размер убытков может быть определен, в частности, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование этого или аналогичного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Не требуется согласие лицензиара на заключения договора об отчуждении исключительного права

Гражданский кодекс Российской Федерации не предусматривает необходимости получения согласия лицензиата (при наличии заключенных ранее лицензионных договоров) на заключение договора об отчуждении исключительного права. При этом в силу пункта 7 статьи 1235 ГК РФ переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем. Новый правообладатель становится лицензиаром на условиях ранее заключенного лицензионного договора (см. п. 40 Постановления).

Государственная регистрация предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности

Согласно пункту 2 статьи 1235 ГК РФ предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 ГК РФ. К таким случаям относится в том числе предоставление права использования подлежащего государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При этом в силу пункта 7 статьи 1232 ГК РФ это правило применяется и к зарегистрированному по желанию правообладателя результату интеллектуальной деятельности (в частности, к программам для ЭВМ и базам данных), если Гражданским кодексом Российской Федерации не установлено иное.

В отношении программ для ЭВМ и баз данных государственной регистрации подлежит только переход исключительного права на зарегистрированные программу для ЭВМ или базу данных к другому лицу по договору или без договора (пункт 5 статьи 1262 ГК РФ). В других случаях, в том числе при заключении лицензионного договора о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных, государственная регистрация не осуществляется (см. подробнее п. 103 Постановления).

---

В п. 18 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015 года) приведена следующая правовая позиция:

Предмет лицензионного договора с РАО — произведения, входящие в реестр произведений (репертуар) РАО

«Отсутствие в лицензионном договоре, заключенном между РАО и пользователем, указания на использование конкретных произведений конкретных авторов и перечень обнародованных произведений не свидетельствует о том, что условие о предмете договора сторонами не согласовано». Указано, в том числе, следующее.

Похожие записи:

• Губернаторские выплаты на детей в 2023 году: что нового в Омске
• Возврат НДС в 2021 году: для физических и юридических лиц
• Какие изменения ждут ярославцев в 2023 году